Neues zum Markenrecht: Nutzung fremder Logos durch IT-Freiberufler

Rechtsanwalt Dr. Günther erläutert, wann fremde Marken verwendet werden dürfen

01.12.2011
Dr. Wolf Günther

Eine Marke darf grundsätzlich nur durch den Markeninhaber benutzt werden. Davon gibt es aber Ausnahmen. Denn manchmal ist es für die eigene Tätigkeit des IT-/Engineering-Freiberuflers erforderlich, eine fremde Marke zu verwenden, z.B. wenn er darauf hinweisen will, dass er SAP®-Spezialist ist. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun klargestellt, wann eine fremde Bildmarke verwendet werden darf und wann nur eine fremde Wortmarke.

Werbung für das Produkt als (unabhängiger) Händler

Schon länger ist durch die Rechtsprechung klargestellt, dass ein Händler, der ein bestimmtes Produkt vertreiben will, dabei auch die Marke verwenden darf, die für dieses Produkt geschützt ist. Der Händler kann sich dann auf die sogenannte „Erschöpfung“ berufen. „Erschöpfung“ bedeutet, dass sich der Markeninhaber hinsichtlich eines Produktstücks, das mit Zustimmung des Markeninhabers einmal in den Verkehr in der EU gebracht worden ist, nicht mehr auf seine Markenrechte berufen kann. Denn sonst könnte der Markeninhaber mit seiner Marke letztlich verhindern, dass das konkrete Produktstück durch unabhängige Händler beim Markeninhaber gekauft und dann weiter vertrieben wird. Der Weitervertrieb von einmal in der EU in den Verkehr gebrachten Produktstücken soll aber erlaubt sein, damit der Markeninhaber nicht mit Hilfe seiner Marke einen grenzüberschreitenden Handel verhindern kann und damit für unterschiedliche EU-Staaten unterschiedliche Preise durchsetzen kann.

Diese markenrechtliche Erschöpfung gilt zwar nur für das jeweilige konkrete Produktstück, also z.B. nur für einen bestimmten, konkreten Pkw oder für die CD, auf der die Software aufgespielt ist (am Rande sei bemerkt, dass es die Erschöpfung auch im Urheberrecht gibt und hier im Softwarebereich sehr umstritten ist, ob auch ein Download schon ein solches konkretes Produktstück ist). Der BGH hat schon im Jahr 2002 entschieden, dass die Marke dann nicht nur auf dem Produkt selbst verwendet werden darf, sondern auch in der Werbung für das Produkt, da die Werbung untrennbar zum – ja gerade erlaubten, s.o. – Weitervertrieb gehört. Das gilt nur dann nicht (so eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 1999), wenn durch die Werbung der (falsche) Eindruck erweckt wird, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine besondere Beziehung besteht (z.B. der unzutreffende Eindruck erweckt wird, dass es sich um einen Vertragshändler oder besonders autorisierten Händler etc. handelt).

Oft gibt es für ein Produkt sowohl eine Wortmarke (ein bestimmtes Wort) als auch eine Bildmarke, also ein grafisch gestaltetes Wort oder eine Grafik (Logo). Werbung für das Produkt würde zwar auch nur mit der Wortmarke möglich sein. Der BGH hat im Jahr 2002 aber bereits schon entschieden, dass der Händler auch die Bildmarke verwenden darf, unter anderem weil der Vertrieb der Marke eben erlaubt sei und daher auch alle Marken, die für das Produkt geschützt sind, genutzt werden können – also auch Bildmarken.

Häufig hat der Händler das Produkt, für das er wirbt, aber noch gar nicht vorrätig. Das Produktstück ist dann evtl. noch gar nicht mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht worden. 2003 hat der BGH entschieden, dass eine Werbung unter Verwendung der Wort- und Bildmarken auch in solchen Fällen erlaubt ist, weil (und wenn) sich die Werbung auch in solchen Fällen auf Produktstücke bezieht, die mit Willen des Markeninhabers noch in Verkehr gebracht werden sollen. Etwas anderes würde nur gelten, wenn es z.B. um Ware geht, die von außerhalb der EU (re)importiert werden soll.

Werbung für Waren oder Dienstleistungen für das Produkt

Was gilt aber, wenn das Produkt, für das die Marke geschützt wird, nicht Gegenstand der Werbung ist, aber Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, die sich auf das Produkt beziehen (z.B. Reparaturen des Produkts, Ersatzteile für das Produkt, Wartung und Pflege des Produkts oder eben, wie bei IT-/Engineering-Freelancern, Dienstleistungen für das Produkt bzw. mit dem Produkt)? Klar war auch hier schon seit der Entscheidung des EuGH von 1999, dass dafür die Wortmarke des Produkts genutzt werden darf. Das ergibt sich hier allerdings nicht aus der sogenannten „Erschöpfung“, sondern aus einer weiteren Einschränkung des Markenrechts, nach der der Markenschutz bestimmte Grenzen hat, wenn die Benutzung der Marke notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. Es ist offensichtlich, dass die Benutzung einer Wortmarke eines Produkts notwendig ist, um etwa darauf hinzuweisen, dass Reparaturen, Ersatzteile oder eben (z.B. IT-) Dienstleistungen für das Produkt angeboten werden. Eine Wortmarke darf daher verwendet werden. Was gilt aber für eine neben einer Wortmarke bestehende Bildmarke? Hier hat der BGH am 14. April 2011 entschieden, dass der Anbieter nicht auf die Bildmarke angewiesen ist, um seine Dienstleistungen zu beschreiben, weil (und wenn) er ohne Weiteres die Wortmarke benutzen kann. Daher darf der Anbieter von Waren oder Dienstleistungen, die sich auf ein fremdes Produkt beziehen, zur Werbung für diese Waren und Dienstleistungen nur die Wortmarke, nicht aber die Bildmarke verwenden. Etwas anderes gilt nur, wenn ohne die Verwendung der Bildmarke die Verständlichkeit der Werbung unzumutbar beeinträchtigt ist.

Die Nutzung einer fremden Marke kann also durchaus erlaubt sein, wobei im Einzelnen immer genau geklärt werden muss, was erlaubt ist und was nicht.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Rechtsanwalt Dr. Wolf Günther, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und Fachanwalt für IT-Recht: wolf.guenther@kanzlei-dr-erben.de, www.kanzlei-dr-erben.de.

Der Autor behält sich alle Rechte am Artikel vor. © 2011 Dr. Wolf Günther

GULP Feedback: Ihre Meinung ist uns wichtig

Gerne sind wir für Ihre Anregungen, Wünsche, Ideen und selbstverständlich auch Kritik offen. Leider können wir Ihnen jedoch noch keine Kommentarfunktion anbieten. Sie erreichen uns per Mail unter redaktion@gulp.de.